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최근 2022. 8.에 데뷔하여, ‘Hype Boy’, ‘How Sweet’, ‘Ditto’, ‘Super Shy’등 차례로 발매곡을 히트시키며 주가가 상승하고 있는 그룹 "뉴진스(NewJeans)"가 소속사인 어도어(ADOR)로부터 독립하게 될 것이라는 소식이 전해졌습니다. 이에 뉴진스는 앞으로 "뉴진즈"라는 이름을 사용하겠다는 입장을 표명하였는데요, 이와 관련한 문제에 대해 대중들의 관심이 높은데요.
그 이유는 "뉴진스"라는 상표권이 어도어에 등록되어 있기 때문입니다. 만약 유사한 이름인 "뉴진즈"를 사용하게 된다면 이는 상표법상 상표권 침해에 해당될 수 있습니다.
이번 칼럼에서는 상표권 침해를 판단하는 기준과 법적 쟁점, 그리고 대법원의 판례를 토대로 뉴진스가 과연 “뉴진즈”로 새출발 할 수 있는지를 살펴보도록 하겠습니다.
[ 상표권 침해와 상표법의 규정 ]
상표권 침해에 대한 법적 근거는 상표법 제108조에 명시되어 있습니다. 동 조항은 상표권자 또는 전용사용권자의 허락 없이 타인이 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우 상표권 침해로 간주하고 있습니다. 제108조 및 추가적인 상표권 침해 관련 조항들을 훑어보면, i) 상표법 제108조는, "타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 상표권을 침해한 것으로 본다.”라고 규정하고 있습니다. Ii) 더불어, 제58조의 손실보상청구권은, 동조 제5항에서 상표법 제108조를 준용하며 유사한 상표의 사용으로써 상표권을 침해하게 된다면 손실보상을 청구할 수 있다고 규정하고 있으며, iii) 상표법 제34조 제1항 제7호는 선출원 된 상표가 있는 경우, 그와 유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있습니다.
상기의 조항들에는 “유사한 상표”라는 문구가 반복적으로 나오는데요, 본 사안의 핵심은 "유사한 상표"와 "유사한 상품"이 상표권 침해의 판단 기준이 된다는 점입니다. 즉, 뉴진스와 뉴진즈라는 각 상표가 유사한지의 여부가 문제가 되겠습니다.
[ 상표의 유사 여부를 판단하는 법리 ]
상표의 유사 여부에 대해 대법원은 다음과 같은 원칙을 제시하고 있습니다(대법원 2023. 9. 21. 선고 2023도352 판결).
"둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억‧연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우, 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비‧판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지‧저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다."
이를 쉽게 설명하면, 상표의 유사 여부는 단순히 이름의 외형이나 발음이 비슷한지만을 보는 것이 아니라, 상표를 구성하는 핵심적인 부분(요부)이 유사한지 및 그 요부가 일반 대중들에게 널리 알려지거나 강한 인상을 주는지 등을 종합적으로 판단해야 한다는 것입니다.
따라서 위와 같은 법리를 바탕으로, "뉴진스"와 "뉴진즈"를 가 상표법 제108조의 유사한 상표에 해당하는지의 여부를 검토해보겠습니다.
첫 번째로, 기본적으로는 외관 및 호칭이 비슷한지를 검토하여야 하겠습니다. 두 이름 모두 한글로 작성된 경우 글자 수와 구조가 비슷하고, 발음상에서도 "뉴진스"와 "뉴진즈"는 거의 동일하게 들릴 수 있습니다. 다만, 어도어는 뉴진스의 상표권을 한글이 아닌 영어 “New jeans”로 등록해 놓았습니다(이하에서는 New Jeans로 기재하도록 하겠습니다). 발음 사이에서는 상당 수준의 유사성이 있으나, 그 외관에서는 각 상표가 한글과 영어의 별개의 구성되어 있는바 추가적으로 요부의 유사성 검토가 필요할 것으로 보입니다.
두 번째로, 각 명칭 내에서 요부가 있는지 및 해당 요부가 어느 정도의 유사성을 가지는지, 대중에게인식되어 있는지 등을 보아야 하겠습니다. “뉴진(New Jean)”이라는 요부가 New Jeans 및 뉴진즈에서 동일하게 삽입되어 있는데, 해당 요부는 영어로 기재되었는지, 한글로 기재되었는지만 다를 뿐, 발음은 거의 동일하게 들릴 수 있으며, 이미 대중적으로 널리 인식된 New Jeans(뉴진스) 상표의 거의 대부분을 이루는바, “뉴진”이라는 요부 자체만으로도 상당 수의 미디어 소비자들이 New Jeans를 떠올릴 수 있다고 하겠습니다. 따라서 “뉴진”이 삽입된 "뉴진즈" 역시 “New Jeans”와 동일한 그룹을 연상시키며, "New Jeans"의 핵심적인 요부인 "뉴진"이라는 요소를 그대로 포함하고 있습니다.
따라서 "New Jeans"와 "뉴진즈"는 외관, 발음, 이미 대중에게 인식된 New Jeans라는 상표를 뉴진즈에서도 쉽게 떠올릴수 있다는 점 등에서 각 상표가 상당히 유사하다고 볼 수 있으며, 이 경우 "뉴진즈"라는 이름을 사용하는 것은 상표법 제108조의 상표권 침해에 해당될 가능성이 높습니다.
[ 유사한 상표권 침해 사례와 시사점 ]
과거에도 상표의 일부를 변형하거나 유사하게 사용하는 사례는 빈번하게 문제가 되었습니다. 예를 들어, 특정 브랜드 이름의 일부를 살짝 바꿔 사용하였더라도 소비자들이 이를 혼동할 가능성이 있다면 법원은 상표권 침해를 인정한 바 있습니다. SM 엔터테인먼트의 종합브랜드 ‘SUM’은 LG 생활건강 ‘SU:M’의 상표권을 침해하였다는 판결을 한 바가 있습니다. 각 브랜드의 주력상품이 조금씩 달랐음에도, 상표의 외관 및 발음의 유사성과, LG 생활건강의 ‘SU:M’이 이미 대중에게 잘 알려져 있다는 이유로 해당 취지의 판결을 한 것입니다.
이처럼 이미 잘 알려진 상표는 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분(요부)이 존재하기 때문에, 미세한 차이만으로는 상표권 침해를 피하기 어렵습니다.
[ 결론 ]
결론적으로, "New Jeans"라는 이름의 상표권을 어도어가 보유하고 있다면, "뉴진즈"라는 이름을 사용하는 것은 상표법 제108조에 따라 상표권 침해에 해당될 확률이 높을 것으로 보입니다. 특히, 두 이름은 외관, 발음, 대중의 인지 방식에서 상당히 유사하고, "New Jeans"라는 상표의 핵심적인 요부인 “뉴진”을 그대로 포함하고 있기 때문에 소비자가 동일한 그룹으로 인지할 가능성이 매우 큽니다. 따라서, New Jeans는 “뉴진즈”라는 이름으로 추후 활동을 하게 되는 경우에, 어도어에 상표권 침해로 인한 손해배상을 청구를 당할 수 있고, 뉴진즈라는 상표를 별도로 등록할 수 없게 되겠습니다.
따라서 독립 후에도 "뉴진즈"라는 이름을 사용하려 한다면, 법적 분쟁을 피하기 위해 상표권자인 어도어와의 협의나 새로운 상표 출원 등의 조치가 필요할 것으로 보입니다. 스타트업 및 미디어와 관련된 비즈니스를 운영하는 분들도 본 사안과 같이 상표권을 둘러싼 분쟁을 예방하기 위해 유사한 상표를 등록하는 것과 사용하는 것에 대해 더욱 신중을 기할 필요가 있겠습니다.
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