美서 사용하지 않는 등록상표 쉽게 취소된다…출원·관리 주의

美 상표법 개정 올 12월부터 시행…사용주의 원칙 강화

2020년 12월 9일 스티븐 비건 미국 국무부 부장관 겸 대북특별대표가 서울 종로구 외교부에서 최종건 외교부 1차관과 회담에 앞서 인사하고 있다.
사진=이데일리DB

[대전=이데일리 박진환 기자] 앞으로 미국에서의 상표권 출원과 관리가 까다로워질 전망이다. 특허청에 따르면 미국이 사용하지 않는 상표에 대한 취소 절차를 간소화하는 등 사용주의를 강화한다는 내용의 상표법을 개정, 오는 12월 27일부터 시행한다. 미국은 상표의 실제 사용에 의해 상표권이 발생하는 ‘사용주의’를, 한국은 행정관청이 상표등록부에 상표를 등록하는 행위에 의해 상표권이 발생하는 ‘등록주의’를 채택하고 있다.

이에 특허청은 지난달 선진 상표5개청(TM5) 회의에서 미국 상표청장이 상표법 개정의 중요성을 강조한 사실을 밝히며, 기업과 개인 출원인의 미국 상표 출원 주의를 당부했다. 미국 특허상표청(USPTO)은 개정 상표법 시행을 앞두고, 세부 시행규칙을 마련하기 위해 2개월간 의견수렴을 진행 중이다. 상표제도는 속지주의에 따라 각 국가별로 제도가 상이할 수 있어 해외 출원 시 주의가 필요하다. 특히 미국은 등록주의를 채택한 우리나라와 달리 사용주의를 채택하고 있어 상표등록 후에도 상표의 정당한 사용 사실을 입증해야 한다. 미국은 이번 법 개정을 통해 사용주의를 더욱 강화하는 제도를 도입하고, 이를 통해 사용하는 상표인 것처럼 사용증거를 조작해 사기로 출원·등록하는 사례를 방지한다는 방침이다.

오는 12월 시행예정인 미국 상표법의 주요 개정내용을 보면 우선 등록상표 말소와 재심사 제도를 신설해 상표를 등록한 후 실제로 사용하지 않는 경우 누구나 간편하게 취소를 청구할 수 있고, 심사관 직권으로도 취소가 가능해졌다. 또 상표 심사기간동안 상표를 사용하지 않고 있다는 증거를 제3자가 심사관에게 제출할 수 있고, 심사관은 제출된 증거의 활용 여부를 2개월 안에 결정해야 한다. 상표권 침해소송에 있어서는 상표권 침해가 있는 경우 상표권자에게 회복 불가능한 피해가 있는 것으로 추정하도록 상표법상에 명시해 상표권자가 사용 금지명령을 더 쉽게 인정받을 수 있도록 했다.

목성호 특허청 상표디자인심사국장은 “미국의 개정 상표법이 시행되면 미국 내에서 사용하지 않는 등록상표가 쉽게 취소될 수 있으므로 우리 출원인의 주의가 필요하다”며 “경쟁사가 등록상표를 사용하지 않고 있다는 증거 제출을 통해 해당 상표를 취소시킬 수 있지만 본인 등록상표도 사용하지 않으면 취소될 수 있으므로 사용하려는 상품·서비스를 한정해 출원하고 사용실적 증거를 확보해 이에 대비해야 한다”고 당부했다.